Analytics Publications

12
September
2008

Незаконное использование товарного знака: как защитить свои права

Source: Арбитражное правосудие в России


Сollective of authors, VEGAS LEX

Товарный знак как средство индивидуализации стимулирует потребителя по­купать товары определенных производителей. Будучи связующим звеном между изготовителем и покупателем, он способствует оборотоспособности това­ров, обеспечивая функцию рекламы. Поэтому исключительное право на товарный знак является весьма уязвимым и часто нарушаемым. Помогают ли нововведения гражданского законодательства - части четвертой ГК РФ - и судебная практика защититься от нарушений прав компаний на хорошо знакомые бренды? Есть ли специфика в оформлении исковых требований правообладателей? Какие инстру­менты защиты включает административная процедура охраны торговых марок и логотипов? Ответы - в нашей статье.

 

Защита прав на товарные знаки, которые помогают индивидуализировать товары (работы, услуги) ком­паний и предпринимателей, может осуществляться как до, так и после регистрации самого знака (лого­типа, торговой марки, бренда). Если, например, Роспатент (официальное название - Федеральная служба по интеллекту­альной собственности, патентам и товарным знакам) даст вам отказ по заявке о регистрации или признает ее отозванной, то вы вправе подать возражения в Палату по патентным спорам. Срок на обжалование - три месяца со дня получения заявите­лем такого решения или запрошенных материалов, противо­поставленных заявке[1].

 

Но все же в любом случае исключительные права на товар­ный знак появляются у заявителя только после его регистра­ции. Это, в частности, означает, что отныне никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для ин­дивидуализации которых он был зарегистрирован (п. 3 ст. 1484 ГК РФ). Действия по защите нарушенных прав предпринимает сам правообладатель или обладатель лицензии на товарный знак. Его незаконное использование влечет гражданскую, ад­министративную или уголовную ответственность.

 

Гражданско-правовые способы защиты: новеллы части четвертой ГК РФ

 

Итак, вы как правообладатель решили защитить уже заре­гистрированный и действующий товарный знак от возможного или фактического незаконного использования. Если ваши попытки досудебного урегулирования и уведомление предпо­лагаемого нарушителя не возымели действия, составляйте иск в суд.

 

Требуйте в суде выплаты компен­сации - и тогда избежите доказывания убытков

 

Защита исключительных прав по общему правилу осущест­вляется способами, определенными в ст. 1252 ГК РФ. В качестве своих требований заявляйте о прекращении нарушения исключительного права, об изъятии из оборота и уничтожении за счет нарушителя контрафактного товара, этикеток и упаковок и на ваш выбор - о возмещении убытков или выплате компенсации. Последнее наиболее выгодно, так как у вас не бу­дет особых проблем с доказыванием понесенных убытков или упущенной выгоды. Суд рассчитает компенсацию, руковод­ствуясь п. 2 ст. 1515 ГК РФ и своим судейским усмотрением. Ее сумма может составить:

 

-   от 10 тыс. до 5 млн руб.;

-   либо двукратный размер стоимости контрафактных това­ров;

-   либо двукратный размер стоимости права использования товарного знака.

 

Но прежде всего выясните, какие положения законодатель­ства (с учетом новелл части четвертой ГК РФ) и судебной прак­тики помогут вам обоснованно отстаивать исковые притязания в суде. В частности, когда ваш конкурент использует похожий товарный знак, права на который были им зарегистрированы.

 

В ст. 1512 ГК РФ перечислены шесть различных оснований для оспаривания и признания недействительным предостав­ления правовой охраны. Например, можно сослаться на то, что правовая охрана была предоставлена товарному знаку с более поздним приоритетом по отношению к признанному общеизвестным зарегистрированному товарному знаку иного лица. Либо оспаривание может произойти по причине того, что связанные с регистрацией товарного знака действия пра­вообладателя будут признаны злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. Кстати, это новелла части четвертой ГК РФ, ранее такого основания не было. Само по себе понятие «злоупотребление правом» открывает более ши­рокие возможности, чем категория «недобросовестная конку­ренция».

 

Регистрация обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с другими товарными знаками, запре­щена.

 

Законом установлен прямой запрет на регистрацию обозна­чений, тождественных или сходных до степени смешения с то­варными знаками других правообладателей. И вот именно с доказыванием такого тождества (сходства) связано значитель­ное количество споров. Как правило, обозначение считается сходным до степени смешения с другим, если оно ассоциирует­ся с ним в целом, несмотря на отдельные отличия. Сравнение проводится по трем основным критериям: звуковому, графи­ческому и семантическому (смысловому).

 

Уже складывается судебная практика по вопросам наличия тождества или опасного (до степени смешения) сходства. Речь идет о решениях Палаты по патентным спорам, в которых она отказывает в удовлетворении требований о неправомерности предоставления правовой охраны другому товарному знаку.

 

Характерно, что это ведомство обычно учитывает только ре­зультаты проведенной экспертизы.

 

Противополож­ные по результа­там экспертные заключения имеют неболь­шую доказатель­ственную силу

 

Суды, напротив, при разрешении подобных дел учитывают другие критерии и проявляют мало интереса к результатам экспертиз или досудебных заключений, устанавливающих тождество (сходство) знаков. При изучении этих доказательств у судей практически всегда возникает к ним предвзятое отно­шение. К тому же нередко стороны представляют суду проти­воположные по своему содержанию результаты экспертных заключений. Этим существенно занижается их доказатель­ственная сила.

 

Как указал Президиум ВАС РФ в информационном письме от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арби­тражными судами дел, связанных с применением законода­тельства об интеллектуальной собственности», вопрос о степе­ни смешения обозначений является вопросом факта и по об­щему правилу может быть разрешен судом без назначения экс­пертизы. Экспертиза в силу ч. 1 ст. 82 АПК РФ назначается, когда для сравнения обозначений требуются специальные зна­ния. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, мо­жет быть разрешен судом с позиции рядового потребителя. Для этого специальных знаний не нужно. Поэтому не спешите ходатайствовать о назначении экспертизы, сэкономьте деньги на дорогостоящих заключениях независимых экспертов.


Суды до сих пор используют в качестве ориентира два июль­ских решения ВАС РФ за 2006 год. Это, во-первых, постанов­ление Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 №2979/06 по делу «Невское» vs. «АМRО Невское». Разрешая этот спор, ВАС РФ указал, что «угроза смешения имеет место, если один товар­ный знак воспринимается за другой или если потребитель по­нимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но думает, что они оба принадлежат одному и тому же произ­водителю». Такая угроза зависит: 1) от различительной спо­собности знака с более ранним приоритетом, 2) от сходства противопоставляемых знаков и 3) от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

 

Для признания сходства товар­ных знаков достаточно потенциальной угрозы их смешения

 

В другом постановлении Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 № 3691/06 по делу «NIVEA» vs. «LIVIA» дополнительно было указано три важных момента:

 

1) для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального их смешения. Ее наличие мо­жет быть установлено исходя, в частности, из результатов соцопросов, представленных правообладателями;

2)необходимо проводить оценку однородности товаров, поскольку она влияет на установление наличия или отсутствия угрозы смешения товарных знаков;

3) наличие серии знаков (т.е. группы товарных знаков одно­го владельца, имеющих общие элементы) влияет на усиление различительной способности, как, впрочем, и длительность их использования на товарном рынке.

 

Таким образом, в делах о незаконном использовании товар­ных знаков суды не ограничиваются формальной оценкой обо значений по сравнительным критериям. Основное внимание они уделяют вопросам восприятия данных обозначений по­требителями. Это более объективный и полноценный подход с точки зрения экономических интересов правообладателей.

 

При защите своих прав можно апеллировать к обычаям де­лового оборота и культуре предпринимательства, ссылаясь на то, что введение в оборот контрафактного товара (на котором проставлен чужой товарный знак) является недобросовестной конкуренцией. Тогда можно обратиться в Федеральную анти­монопольную службу с требованиями о пресечении противо­правного использования чужого товарного знака.

 

Так, в одном из дел ОАО «САН Интербрю» выступало против предоставления Роспатентом правовой охраны товарному знаку «ZLATO PRAMEN 11». Заявитель в обоснование своих требований ссылался на п. 4 ст. 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Он утверждал, что использование результатов интеллектуальной деятельно­сти и приравненных к ним средств индивидуализации, при­надлежащих другому юридическому лицу, расценивается как явный случай недобросовестной конкуренции. При этом «САН Интербрю» ссылалось на то, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя «Рivovагу Staropramen а.s.» товарными знаками серии «STAROPRAMEN». Товарный знак «ZLATOPRAMEN 11» способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

 

Угроза подмены товарных знаков велика в одно­родных товарах

 

Суд пришел к выводу, что поскольку отсутствует явное сходство оспариваемого и противопоставляемого знаков, то анализ однородности товаров проводить нецелесообразно. Кассационная инстанция, напротив, посчитала, что оценка однородности товаров по данной категории споров обязатель­на, поскольку влияет на установление наличия или отсутствия угрозы смешения схожих товарных знаков. В ходе сопоставле­ния товарных знаков с точки зрения их графического и визу­ального сходства нужно учитывать, что вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления).

 

В отношении однородных товаров потребитель более под­вержен угрозе введения его в заблуждение по поводу произво­дителя товара. Это в свою очередь существенно усиливает угрозу смешения сравниваемых обозначений (постановление ФАС МО от 17.12.2007 № КА-А40/4679-07).

 

Нарушение прав на товарный знак наносит экономический ущерб

 

ФАС Северо-Западного округа рассматривал иск ОАО «Им­ператорский фарфоровый завод» к Санкт-Петербургской ор­ганизации инвалидов «Объединение художников «Этюд» о де­нежной компенсации и запрещении распространять продук­цию, декорированную без согласия истца, то есть нарушать исключительные права на зарегистрированный товарный знак. На обозрение суда была представлена продукция (чашки с блюдцами), где наряду с нанесением рисунка работниками от­ветчика производилась маркировка путем нанесения на до­нышко продукции обозначения, состоящего из фирменного наименования ответчика и названия рисунка («ЛФЗ»).

 

Незаконное использование товарного знака: как защитить свои права

 

Суд указал, что нижестоящие суды должны были прове­рить, имеется ли смешение или угроза смешения у потребите­ля относительно производителя товара - в частности, в отно­шении лица, изготовившего фарфоровые изделия, и лица, ко­торое нанесло на них изображения. Здесь нужно было исхо­дить из имеющихся на товаре маркировок - одного из элементов товарного знака истца, охраняемого на основании свидетельства о регистрации, и обозначения, используемого ответчиком в виде его фирменного наименования (постанов­ление ФАС СЗО от 18.02.2008 № А56-48172/2006).

 

Актуальным является вопрос о применении судами норм международного права по рассматриваемой категории дел. Дело в том, что оспорить законность обладания (регистрации) товарным знаком можно, сославшись на п. 6 ст. 1483 ГК РФ. Согласно этой норме не могут быть зарегистрированы в каче­стве товарных знаков обозначения, тождественные ли сход­ные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в соответствии с международным договором РФ в отношении однородных товаров и имеющими более ран­ний приоритет.

 

В одном из дел третье лицо - правообладатель товарного знака, зарегистрированного за пределами территории РФ, пра­вовая охрана которого была прекращена по решению Арби­тражного суда г. Москвы, обжалуя его, указал следующее. Ре­гистрация товарного знака, который был зарегистрирован и длительное время использовался в одной из европейских стран, может быть оспорена только в исключительных случаях по ст. 6-quinquies Парижской конвенции по охране промыш­ленной собственности от 20.03.1883. Кроме того, в соответ­ствии со ст. 5 Мадридского соглашения о международной реги­страции знаков от 14.04.1891 в тех странах, где это предусма­тривается законодательством, администрации, уведомленные Международным бюро о регистрации знака или о требовании расширения охраны, имеют право заявить, что охрана этого знака на их территории не может быть предоставлена.

 

Был приведен и еще один довод. Поскольку регистрация оспариваемого товарного знака имела место не на территории РФ, следует применять прежде всего ст. 6-quinquies Парижской конвенции. Само же по себе наличие оснований, предусмо­тренных п. 2 ст. 6 и п. 1 ст. 7 Закона РФ от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках и знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»[2], является недостаточным для отказа в государственной регистрации спорного товарного знака.

 

Между тем Президиум ВАС РФ в постановлении от 11.04.2006 № 15736/05 по делу «Компромат.ru» подчеркнул, что основания, указанные в ст. 6 Закона о товарных знаках, яв­ляются абсолютными для отказа в регистрации знака. Поэтому при рассмотрении спора необходимо проверить, имеются ли они в наличии. Полагаем, что данная позиция ВАС РФ может послужить ориентиром для нижестоящих судов при рассмо­трении такой категории дел. Особенно когда речь зайдет о пер­вых пяти пунктах новой ст. 1483 ГК РФ (аналог ст. 6 Закона о товарных знаках).

 

Может ли водка ассоциироваться с символами государства?

 

Одно из недавних громких дел было связано со спором между компанией «SPA Group» и ФГУП «Кремль», подведом­ственным Управлению делами Президента РФ. Осенью 2007 г. ФГУП подало возражение на регистрацию «SPI Group» товарных знаков «Kremlyovskaya vodka», «Kremlovskaja The Original», «Kremlyovskaya premium vodka fine original quality» и «Кгеmlyovskоуе» (по классу пиво и безалкогольные напитки). Палата по патентным спорам решением от 17.06.2008 признала обоснованными доводы заявителя, согласно которым на бу­тылке «Кгеmlyovskaуа» изображена Спасская башня. Это обу­славливает возникновение у потребителя водки ассоциаций с Московским Кремлем. Между тем права на товарный знак «Московский Кремль» принадлежат ФГУП «Кремль».

 

В целом здесь не прослеживается столь явного нарушения права на товарный знак применительно к однородным това­рам, и в этом смысле решение Палаты неоднозначно. Пред­ставители компании «SPI Group» заявили о намерении его об­жаловать. По их мнению, товарный знак не имеет никакого отношения к Московскому Кремлю, а башня на этикетке - это лишь стилизованное изображение. В настоящее время данный спор не прошел еще всех судебных инстанций.


КоАП в борьбе с незаконным использованием товарного знака


Наибольшее количество судебных дел связано с правомер­ностью привлечения к административной ответственности на основании ст. 14.10 КоАП РФ. Так, правообладатель может об­ратиться в орган внутренних дел с заявлением о возбуждении административного производства по факту незаконного ис­пользования товарного знака или сходных с ним обозначе­ний для однородных товаров. За это правонарушителю грозит штраф: в отношении должностного лица - в размере от 10 до 20 тыс. руб., а юридического лица - от 30 до 40 тыс. руб.

 

Так, в недавно опубликованном Арбитражным судом Ре­спублики Мордовия «Обобщении практики по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотрен­ных статьей 14.10 Кодекса РФ об административных правона­рушениях, за 2007 год» указано, что в текущий период были рассмотрены дела: 1) о защите товарных знаков «Reebok», «Wranglег», «Christian Dior», «Giorgio Armani», «Hugo Boss» «LACOSTE», «СНАNEL", «Момент» (клей); 2) сходных с заре­гистрированными товарными знаками обозначений - «Сол­нышко», «Рыжий Антошка», «Земляничка», «Му-му», «Хруст» (конфеты, вафли, печенье, сухарики), обладателями исключи­тельных прав на которые явились ОАО «Бабаевский», ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика», ОАО «Рот Фронт», ЗАО «Регион-Хлеб» и ЗАО «Первый кондитерский комбинат «АЗАРТ». 

 

В связи с изменениями ст. 4.5 КоАП РФ срок давности при­влечения к ответственности по правонарушениям, предусмо­тренным ст. 14.10, составляет один год со дня совершения. Между тем по делу Арбитражного суда Мордовии № А39-3917/2007 по заявлению ОВД по Чамзинскому району Респу­блики Мордовия к предпринимателю Т., ведущей торговлю кроссовками с логотипом «Аdidas», административному органу отказано в привлечении лица к ответственности в связи с ис­течением срока давности. Указанное дело было возбуждено 26.10.2006, однако с заявлением о привлечении Т. к админи­стративной ответственности заявитель обратился в Арбитраж­ный суд Мордовии лишь 24.10.2007, то есть за два дня до исте­чения срока давности (решение принято судом 08.11.2007).

 

Товары, на которые нанесен чужой товарный знак, могут быть конфискованы

 

Ст. 14.10 КоАП РФ наряду со штрафом предусматривает применение дополнительного наказания в виде конфискации предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарно­го знака. Она, как правило, используется в 90% от общего ко­личества рассматриваемых дел.

 

Иногда встречаются случаи, когда собственнику возвращает­ся часть изъятой продукции. Так, по двум делам Арбитражного суда Мордовии № А39-1149/2007 и А39-1917/2007 это произо­шло в связи с тем, что согласно заключениям экспертиз изъятая при проведении проверок продукция - туалетная вода «Higher Dior », «Higher energy Dior» и куртка спортивная с логотипом «Adidas» - соответствовала подлинной оригинальной продукции компаний «LVMH» и ««Аdidas» и не содержала признаков контра­фактности. По другому делу, №А39-1087/2007, заявителем не были представлены документы, свидетельствующие о том, что то­варные знаки «Супер Монумент», «Монумент» и «Монолит» за­регистрированы в реестре объектов интеллектуальной собствен­ности или признаны в установленном порядке общеизвестными.

 

«Популярность» ст. 14.10 КоАП РФ обуславливается в первую очередь значительными объемами контрафактной продукции, реализуемой подобным способом практически повсеместно.

 

Вот еще один недавний пример - постановление ФАС ВВО от 28.02.2008 № А28-7230/2007-362/27. Сотрудниками органов внутренних дел был выявлен выставленный на продажу то­вар - пять спортивных костюмов - с изображением товарных знаков «PUMA», «NIKE» и «АDIDAS» без документов, под­тверждающих разрешение на использование этих обозначе­ний. Указанный товар у предпринимателя был изъят, и против него возбуждено дело по ст. 14.10 КоАП РФ. По результатам товароведческой экспертизы товары были признаны обладаю­щими признаками контрафакции. Суд пришел к выводу о на­личии в действиях предпринимателя состава вменяемого пра­вонарушения и наложил штраф в размере 10 тыс. руб. с конфи­скацией контрафактной продукции.

 

Можно ли доказать отсут­ствие умысла на совершение правонару­шения?

 

С субъективной стороны правонарушение предусматрива­ет обязательное наличие умысла. Указанное обстоятельство в силу ст. 1.5 КоАП РФ подлежит доказыванию административ­ным органом. Значительное число привлекаемых к ответствен­ности лиц стремятся обосновать, что у них отсутствовал имен­но этот элемент правонарушения.

 

Так, определением ВАС РФ от 24.03.2008 № 1798/07 отка-зано в передаче дела в Президиум из-за отсутствия оснований для привлечения предпринимателя к ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ. Установлено отсутствие его вины во ввозе на территорию РФ товара с зарегистрированным товарным зна­ком без разрешения правообладателя.

 

Согласно материалам дела, предприниматель подал предва­рительную таможенную декларацию на поступившие в его адрес по внешнеэкономическому договору комиссии и поме­щенные на склад временного хранения товары. Но в ходе тамо­женного досмотра было установлено наличие незадеклариро­ванного товара. В таможенном режиме реэкспорта предприни­мателем подана грузовая таможенная декларация на товары, не задекларированные по предварительной таможенной де­кларации. Кроме того, в ходе досмотра был установлен факт наличия на ценностях - женских сумках - товарного знака «Louis Vuitton». Но документы, подтверждающие разрешение правообладателя указанного товарного знака на его использо­вание в РФ, отсутствовали.

 

Несмотря на то, что товары действительно были ввезены на территорию РФ без согласия правообладателя, суд отказал в удовлетворении требований таможни.

 

При исследовании судом товарно-транспортных докумен­тов было установлено следующее. Инвойс, товарно-транс­портные накладные и отгрузочная спецификация не содержат указания на поступление в адрес предпринимателя спорного товара. Последний как предмет поставки в договоре не указан, предпринимателем не заказывался, а, исходя из письма ино­странной компании, предпринимателю был направлен оши­бочно.

 

Дав оценку перечисленным обстоятельствам, суд пришел к верному выводу о непредставлении таможней доказательств, что предприниматель действительно располагал сведениями о товарном знаке правообладателя на товарах, поставленных по договору китайской стороной. В соответствии со ст. 2.1 КоАП РФ административная ответственность наступает, если будет установлена вина, как того требует ст. 2.2 КоАП РФ. Доказыва-ние вины возложено на административный орган, так как в ст. 1.5 КоАП РФ закреплена презумпция невиновности лица, привлекаемого к ответственности. Поскольку такие доказа­тельства таможней не были представлены, вина предпринима­теля не нашла подтверждения.

 

Может ли контрафактная продукция изыматься у добросовестного приобретателя?

 

Нередко встречаются ситуации, когда защищаться прихо­дится добросовестному приобретателю контрафактной про­дукции. Это, как правило, предприниматель, который приоб­рел товар с незаконно проставленным товарным знаком не по ошибке, как в вышеописанном случае. Но при этом он все же не знал и не мог знать, что лицо, у которого он приобрел кон­трафактный товар, не имеет права на его отчуждение.

 

Что касается добросовестных приобретателей, то у них кон­трафактные экземпляры не изымаются при одном условии: они должны использоваться для личных, семейных, домашних, а не коммерческих нужд.



[1] См. подробнее на эту тему: Арбитражное дело «Групо Омнилайф С. А.» vs. руководитель Роспатента Б.П. Симо­нов // Арбитражное правосудие в России. 2008. № 6. С. 62-67.

[2] Закон действовал в период возникновения спорных правоотношений. В настоящее время признан утратившим силу в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ.

Apply to participate

Agreement

Apply to participate

Оценка:

Agreement