Аналитика Публикации

9
февраля

Артем Данцев прокомментировал Адвокатской газете разъяснения ВС о расчете компенсации за нарушение права на товарный знак

Источник: Адвокатская газета


Артем Данцев, Младший юрист Арбитражной практики

По мнению одного из экспертов «АГ», иски к розничным продавцам контрафактной продукции становятся нецелесообразными, потому что трудозатраты и издержки значительно превышают потенциальный эффект от судебных решений. Другой считает, что это определение ВС – хрестоматийный пример применения недавнего постановления Конституционного Суда. По словам третьего, судебная практика свидетельствует, что опровержение размера стоимости использования товарного знака в подобных спорах может быть для нарушителя не менее эффективным способом защиты, чем снижение компенсации на основании позиции КС.

В споре между индивидуальным предпринимателем и производителем автозапчастей Верховный Суд подчеркнул, что не любой лицензионный договор может стать основой для расчета компенсации за нарушение права на товарный знак (Определение от 26 января 2021 г. № 310-ЭС20-9768 по делу № А48-7579/2019).

ИП Галина Шемонаева продала за 165 руб. контрафактную автозапчасть с изображением, сходным до степени смешения с товарным знаком АО «Рикор Электроникс». Правообладатель снял нарушение на видео и подал иск о взыскании 180 тыс. руб. компенсации за нарушение исключительного права. Воспользовавшись одним из способов, указанных в подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК, «Рикор Электроникс» определил в качестве компенсации двукратную стоимость правомерного использования этого ТЗ другим лицом по лицензионному договору.

АС Орловской области согласился с тем, что право истца было нарушено, но на основании Постановления КС № 28-П/2016 снизил размер компенсации до 10 тыс. руб. Однако Девятнадцатый ААС пришел к выводу, что в данном случае отсутствует основной критерий для снижения компенсации по Постановлению № 28-П – одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов. Апелляция также напомнила, что та формула, которую истец выбрал для расчета компенсации, определена в законе императивно. То есть контрдоводы ответчика должны быть направлены на оспаривание цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование этого товарного знака и которую правообладатель подтвердил лицензионным договором, пояснил суд. Не обнаружив таких доводов, апелляция удовлетворила исковые требования в полном объеме. С этим подходом согласился и Суд по интеллектуальным правам.

Галина Шемонаева подала кассационную жалобу в ВС РФ. Предприниматель обратила внимание на явную несоразмерность компенсации цене товара и на то, что нарушение было всего одно. Ответчик утверждала, что представляла контррасчет компенсации, но первая инстанция и апелляция немотивированно отклонили его. Более того, подчеркнула предприниматель, позиции судов по этому делу противоречат не только Постановлению № 28-П/2016, но и Постановлению КС № 40-П/2020. Отметим, что на момент рассмотрения дела в первой инстанции, апелляции и СИПе Постановления КС № 40-П еще не существовало.

ВС призывает сравнивать лицензионный договор и обстоятельства нарушения

Изучив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ отменила акты нижестоящих инстанций и вернула дело на новое рассмотрение в АС Орловской области.

Как пояснила Экономколлегия, определение размера компенсации относится к прерогативе суда, который рассматривает спор по существу. Именно он определяет итоговую сумму компенсации в пределах, установленных Гражданским кодексом, в зависимости от характера нарушения и других обстоятельств дела, а также с учетом требований разумности и справедливости. «С учетом характера допущенного нарушения и тяжелого материального положения ответчика и при наличии соответствующего заявления от него суд вправе снизить размер компенсации ниже установленной подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ величины. Данная правовая позиция отражена в Постановлении Конституционного Суда от 24 июля 2020 г. № 40-П», – подчеркнул ВС.

Он напомнил, что именно суд определяет обстоятельства, имеющие значения для правильного рассмотрения дела. При установлении стоимости права использования соответствующего товарного знака суду необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, указал Суд. То есть в основу расчета размера компенсации может быть положена только стоимость права на аналогичный способ использования.

«При этом определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации», – сказано в определении. Представление истцом лицензионного договора, как и любого другого, не предполагает, что суд должен определить размер компенсации в двукратном размере цены этого договора, указал ВС. Дело в том, еще раз подчеркнул он, что в основу расчета компенсации согласно подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК должна быть положена цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

ВС напомнил, что ответчик вправе оспорить расчет истца – обосновать другую стоимость права использования спорного ТЗ, «исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика».

Экономколлегия также указала, что если истец рассчитал размер компенсации на основании лицензионного договора, то суд соотносит условия этого договора и обстоятельства правонарушения. Так, необходимо обратить внимание на срок действия договора, объем предоставленного права, территорию правомерного использования, способы использования права по договору и способ правонарушения, а также на перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение.

В данном случае, заметил ВС, ответчик оспаривала расчет истца, но первая и апелляционная инстанция оценили не все ее доводы. Более того, они не установили «надлежащую стоимость права, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака, сложившуюся в период, соотносимый с моментом правонарушения». Отсутствие одновременного нарушения исключительных прав на несколько объектов не является безусловным основанием для отказа во взыскании компенсации в размере меньше заявленного истцом, подчеркнул Суд.

Сославшись на Постановления КС № 28-П и № 40-П, Экономколлегия добавила: «Установление размера компенсации, рассчитанного на основании подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, ниже установленных законом пределов (в том числе двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях и при мотивированном заявлении ответчика».

Артем Данцев, юрист арбитражной практики юридической фирмы VEGAS LEX, считает, что в данном случае подход КС не имел ключевого значения. «В определении рассмотрен вопрос не о снижении компенсации ниже установленных законом пределов, а о доказывании стоимости права использования товарного знака, прямо влияющей на размер компенсации», – пояснил он.

Отраженный в определении подход к установлению стоимости права использования товарного знака не является новым и требует от судов оценки представленных доказательств применительно к конкретным обстоятельствам дела, указал Артем Данцев. «Например, если на основании лицензионного договора предоставлено право использования товарного знака несколькими способами в отношении различных групп товаров в течение продолжительного периода времени, а нарушение совершено однократно и при иных обстоятельствах, суд может установить стоимость права использования применительно к конкретному нарушению», – отметил юрист.

В таких случаях, по его словам, суды, если нет иных доказательств стоимости права использования, зачастую определяют ее размер арифметическим делением установленного договором вознаграждения и учитывают при этом условия использования товарного знака: «Например, если договором предусмотрено точное количество продукции, для определения стоимости права однократного использования товарного знака вознаграждение делится на указанное число товаров».

При этом, добавил Артем Данцев, судебная практика свидетельствует о том, что опровержение размера стоимости использования товарного знака в подобных спорах может быть для нарушителя не менее эффективным способом защиты, чем снижение компенсации на основании позиции КС. «Например, в рамках дела № А03-20619/2019 в качестве доказательства суды оценили лицензионный договор с вознаграждением в размере 300 тыс. руб., что в пересчете на конкретное нарушение составило 117 руб. Аналогично судебными актами по делу № А82-10321/2018 была взыскана компенсация в размере 1612 руб. из 100 тыс. руб., заявленных правообладателем со ссылкой на договор», – рассказал юрист.

С полной версией статьи Вы можете ознакомиться на сайте газеты по данной ссылке.

Консультация эксперта

Подать заявку на участие

Соглашение