Аналитические обзоры

27 июля 2013 года на сайте Высшего арбитражного суда Российской Федерации размещено Постановление Президиума от 2 апреля 2013 года по делу № А42-5522/2011 по спору между ООО "Телеросс" и ОАО "Мурманские мультисервисные сети" о запрете использования сходных с товарными знаками "МОРЕ ТВ" и "ОКЕ@Н INTERNET" обозначений на товарах, которые каким-либо образом вводятся в оборот на территории РФ, выполнении работ, оказании услуг и взыскании компенсации за нарушение исключительных прав.

Точка в данном деле еще не поставлена (дело направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции), однако уже сейчас данное постановление является ярким примером складывающихся в судебной практике тенденций разрешения споров в сфере интеллектуальной собственности, что - при наличии оговорки о возможности пересмотра аналогичных дел по новым обстоятельствам - придает ему дополнительную значимость.

Применение статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации

Ответчик по данному делу в обоснование своего права использования спорных товарных знаков ссылался на заключенный между ним и истцом договор об отчуждении исключительного права на товарные знаки "МОРЕ ТВ" и "ОКЕ@Н INTERNET" на безвозмездной основе. Однако суды всех трех инстанций отклонили доводы ответчика на том основании, что договор отчуждения исключительного права был впоследствии признан решением суда ничтожной сделкой, поскольку не прошел процедуру обязательной государственной регистрации.

ВАС РФ в рассматриваемом Постановлении обратил внимание на то, что судами нижестоящих инстанций не были оценены предшествующие отношения сторон по поводу спорных товарных знаков, их намерения по передаче исключительных прав на данные товарные знаки, совместные действия по использованию спорных обозначений.

Как указал ВАС РФ, действия истца, посредством которых стало возможным использование ответчиком спорных товарных знаков, и последующее предъявление к ранее зависимому лицу требований в размере, превышающем годовую прибыль и стоимость его активов, могут свидетельствовать о злоупотреблении предоставленным истцу правом на судебную защиту. Тем самым, нарушение исключительных прав истца, по мнению Президиума, могло быть вызвано недобросовестными действиями самого истца или с намерением причинить вред ответчику.

Ссылка на ст. 10 ГК РФ как обоснование вынесенного судебного решения по спорам в сфере интеллектуальной собственности случай не уникальный, в рассматриваемом примерно в тот же период деле о нарушении прав на товарный знак "VACHERON CONSTANTIN" ВАС РФ со ссылкой на ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности и ст. 10 ГК РФ указал, что регистрация под другим классом МКТУ спорного товарного знака "VACHERON CONSTANTIN" представляет собой акт недобросовестной конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленности и торговых делах[1].

Тем самым, можно отметить, что постепенно в практике ВАС РФ складывается положительная тенденция использования ст. 10 ГК РФ как способа разрешения правовых коллизий при отсутствии соответствующего законодательного регулирования.

Сроки исковой давности

Вопрос о применении исковой давности по спорам в сфере интеллектуальной собственности возникал как в судах общей юрисдикции (Определение Московского городского суда от 06.04.2012 по делу № 33-9955, от 12.09.2012 по делу № 11-18357), так и в практике арбитражных судов (Постановление ФАС Московского округа от 30.05.2011 № КГ-А41/4373-11), однако впервые был вынесен на рассмотрение высшей судебной инстанцией.

При рассмотрении дела по товарным знакам "МОРЕ ТВ" и "ОКЕ@Н INTERNET" в суде первой инстанции, суд пришел к выводу, что на заявленные истцом требования сроки исковой давности не распространяются в силу абз. 2 ст. 208 ГК РФ, как на требования о защите нематериальных благ. Однако, по мнению ВАС РФ, данный вывод суда первой инстанции противоречит положениям ст. 1226 ГК РФ, в силу которой на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Поскольку, как указал ВАС РФ, законом не установлены иные правила исчисления исковой давности для требований о защите исключительных прав на товарный знак, применению подлежит общий срок исковой давности.

Дополнительно ВАС РФ обратил внимание на то, что длящийся характер правонарушения не исключает возможности применения срока исковой давности в отношении тех периодов неправомерного использования товарного знака, которые находятся за пределами срока исковой давности.

Применение принципа вины при защите интеллектуальных прав

Вопрос виновности лица, в отношении которого установлен факт неправомерного использования товарного знака, неоднократно поднимался в судебной практике.

ВАС РФ (совместно с Верховным судом Российской Федерации) однозначно высказал свою позицию в совместном постановлении Пленумов от 26.03.2009 № 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ", определив, что отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав и не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к ст. 401 ГК РФ (т.е. лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав и при отсутствии вины).

Указанная позиция в полной мере нашла свое отражение в Постановлении ВАС РФ от 20.11.2012 № 8953/12 по иску к ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК" о нарушении исключительных прав на фотографическое произведение[2].

В рассматриваемом Постановление Президиума № 15187/12 вопрос применения принципа вины отражен в несколько ином ракурсе.

Президиум посчитал, что вина ответчика в нарушении исключительных прав на спорные товарные знаки должна учитываться, в том числе, при применении меры ответственности, предусмотренной подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ (взыскание компенсации в двукратном размере стоимости контрафактного товара).

Появление такой позиции представляется неслучайным в свете наметившейся в судебной практике тенденции к возможности снижения размера компенсации, предусмотренной пп. 2.п.4. ст. 1515 ГК РФ.

Возможность снижения компенсации

На настоящий момент перед правоприменителями стоит следующий вопрос: может ли быть реализовано право суда снизить размер заявленной компенсации за нарушение исключительных прав.

Последние примеры судебной практики показывают, что суды склоняются к тому, что размер компенсации должен быть обоснован и отвечать требованиям разумности и справедливости.

В Постановлении Президиума ВАС РФ от 27.09.2011 N 3602/11 разъяснено, что статьей 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. При этом размер компенсации, предусмотренной подп. 2 п. 4 этой статьи, ограничен пределами, установленными законодателем, признан им соразмерным последствиям правонарушения.

В Постановлении Президиума ВАС РФ от 26.06.2012 N 498/12 указано, что положения подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ не предполагают возможность изменения суммы компенсации в зависимости от оценки судом степени ее соразмерности последствиям нарушения.

Вместе с тем, из Постановления Президиума ВАС РФ от 20.11.2012 N 8953/12 (уже упоминавшееся дело "ПЕРЕКРЕСТОК") следует, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что правообладатель должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

Аналогичная позиция отражена судом и в Постановлении от 02.04.2013 № 16449/12, в котором ВАС РФ указал, что поскольку п. 4 ст. 1515 ГК РФ предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности – компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 ст. 1515), возможность снижения компенсация может быть распространена и на пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

При рассмотрении дела по товарным знакам "МОРЕ ТВ" и "ОКЕ@Н INTERNET" Президиум указал, что судами нижестоящих инстанций не была дана оценка обстоятельствам, которые могли бы повлиять на определение размера подлежащей взысканию компенсации с учетом степени вины ответчика.

Тем самым, Постановление Президиума № 15187/12 поддерживает наметившуюся в судебной практике тенденцию возможности снижения размера подлежащей взысканию компенсации.